Первую попытку зарегистрировать свой товарный знак как общеизвестный по 35–му классу (услуги магазинов по розничной продаже товаров) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) "О’Кей" предпринял еще в 2017 года. Однако Роспатент отказал петербургской компании, посчитав незначительной территорию, на которой этот товарный знак (ТЗ) используется.
Не тот цвет
Тогда "О’Кей" обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП), где добился отмены отказного решения регистратора. Впрочем, и вторая попытка петербургской компании оказалась безуспешной. На этот раз Роспатент не нашел оснований для признания широкой известности товарного знака по другой причине. Как отметил регистратор, товарный знак (красный шрифт на белом фоне) использовался ретейлером в "разном цветовом сочетании", что, собственно, по всей видимости, и не позволило сделать вывод об известности товарного знака. К слову, аналогичная история приключилась с брендом Raffaello, его владельцы тоже обратились в Суд по интеллектуальным правам.
Поэтому петербургский ретейлер в очередной раз подал жалобу в СИП, снова добиваясь отмены решения Роспатента.
Сеть магазинов "О’Кей" представлена двумя форматами: гипермаркетами "О’Кей" и дискаунтерами "ДА!". На 2018 год в сети было 160 магазинов, размер чистых активов по ФСБУ компания оценивала в 12,4 млрд рублей.
Хорошая охрана
Настойчивость "О’Кея" вполне объяснима. По закону государство берет на себя защиту общеизвестного ТЗ бессрочно, а не на 10 лет, как это происходит с "рядовым" ТЗ. Государство пресекает действия нарушителей — к примеру, полицейские могут привлечь к административной ответственности за незаконное использование товарного знака. При этом другие компании не смогут использовать общеизвестный ТЗ, не урегулировав предварительно с владельцем финансовые и правовые вопросы. И, наконец, раскрученный бренд работает на его владельца и привлекает потребителя.
В самом конце прошлого года СИП отказал петербургскому ретейлеру в удовлетворении его жалобы. Как поясняет юрист практики "Интеллектуальная собственность и информационные технологии" юридической компании "Борениус" Вера Зотова, использование ТЗ "О’КЕЙ" в красном шрифтовом исполнении на белом фоне не является единственным, были и другие цвета: "Возникает вопрос: а в каком конкретном виде (сочетание цветов, графических элементов и т. д.) товарный знак "О’Кея" приобрел общеизвестность?". Кроме того, отмечает юрист, отчет ВЦИОМ от 2017 года (исследовалась осведомленность потребителя о ТЗ ретейлера) не отражает ретроспективного восприятия на 1 января 2016 года — именно с этой даты компания просит зарегистрировать свой товарный знак как общеизвестный.
Глас народа
Рассмотрение жалобы петербургского ретейлера задержалось из–за обращения СИП в Конституционный суд РФ "за консультацией". Дело в том, что дата, с которой товарный знак будет считаться общеизвестным, выбирается самим правообладателем. Правда, правообладателю придется доказать, что на выбранную дату ТЗ действительно был широко известен. "Общеизвестность товарного знака — это факт объективной действительности, и процедура признания товарного знака общеизвестным лишь подтверждает или опровергает данный факт", — обращает внимание на позицию Конституционного суда РФ юрист адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Егор Шаньшеров.
По мнению старшего юриста Юридической конторы Гессена Георгия Мелкова, решение СИП демонстрирует тенденцию, сформированную в этой категории споров: по–прежнему главным доказательством признания ТЗ общеизвестным является именно соцопрос, который может подтвердить широкую известность бренда потребителю.
С маленькой и большой
Его слова подтверждает еще один спор. Иностранной компании Avito Holding AB, владеющей товарным знаком "AVITO", удалось добиться в СИП отмены отказного решения Роспатента по признанию еще одного своего товарного знака — "Avito" — общеизвестным с мая 2019 года. Популярность бренда компания подтверждала как раскрытием рекламных бюджетов (с 270 млн рублей в 2013 году расходы выросли до 914 млн рублей в 2017–м), так и многочисленными упоминаниями в СМИ: в последние несколько лет Avito фигурировало в новостях с частотой более 200 раз в месяц.
Но ключевую роль в отстаивании позиции правообладателя сыграли именно социологические опросы и исследования. Так, по данным Федерального научно–исследовательского социологического центра РАН, на май 2018 года словесное обозначение "AVITO" известно 100% участников соцопроса, 96% пользовались услугами этой площадки.
При этом, обращает внимание Вера Зотова, у компании–правообладателя было два товарных знака (название торговой электронной площадки, выполненное латиницей, но одно строчными, а другое заглавными): "Разница в размере букв, как посчитал суд, не стала критичной для восприятия".
Вместе с тем для "О’Кея" еще не все потеряно вне зависимости от того, будет ли оспаривание отказного решения СИП в кассационной инстанции эффективным. Общеизвестным, и об этом в том числе говорит сам Суд по интеллектуальным правам, может быть признано не только обозначение, зарегистрированное в качестве ТЗ. "К примеру, у компании есть обозначение, де–факто использующееся в качестве товарного знака, но официально не зарегистрированное. Таким образом, у петербургского ретейлера остается возможность доказать, что какая–то из вариаций его ТЗ является общеизвестной", — считает Георгий Мелков.
